Справа № 2-1129/10 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2010 року     Солом’янський районний суд м.Києва

у складі головуючого судді-Бікіної О.М.

при секретарях-Балагура О.С., Волошиній О.В., Дімаковій Г.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом  ГЕА Груп Акцієнгелльшафт до ОСОБА_4, ОСОБА_5, Державного Департаменту інтелектуальної власності МОН України, третя особа- Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВА-ПЕКС» про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України № 43514, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся в суд з позовом до відповідачів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі - Департамент), третя особа -Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВА-ПЕКС» про дострокове припинення дії свідоцтва України № 43514 на знак для товарів і послуг “ECOFLEX” і внесення відомостей про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 15.09.2004 р. Департамент зареєстрував знак для товарів і послуг (далі - товарний знак) “ECOFLEX” для послуг 35 і 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) і видав свідоцтво України № 43514 на знак для товарів і послуг відповідачам - ОСОБА_4 і ОСОБА_5

На думку позивача, відповідачі - ОСОБА_4 і ОСОБА_5, не використовували в Україні знак для товарів і послуг “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514 протягом останніх 3-х років до дати подання позовної заяви для всіх послуг 35 і 37 класів МКТП, зазначених у свідоцтві.

На підтвердження невикористання, позивачем надані докази про відсутність реєстрації юридичних осіб з найменуванням “ECOFLEX”/“ЕКОФЛЕКС”/“ЕКОФЛЄКС” (Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців від 31.07.2009 р.); відсутність реклами товарного знаку “ECOFLEX” по телебаченню, радіо, у друкованих засобах масової інформації, а також за допомогою засобів зовнішньої реклами (довідка ДП «МОНІТОРИНГ ЗМІ УКРАЇНИ» від 04.08.2009 р.); відсутність видачі ліцензії на ім'я відповідачів на здійснення будівельної діяльності (довідка Державної архітектурно-будівельної інспекції від 28.01.2009 р.), а також докази відсутності згадування послуг “ECOFLEX” в українській мережі Інтернет.

Позивач посилаючись на  п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами й вважає, що спірне свідоцтво має бути достроково припинене в судовому порядку.

Право на звернення до суду позивач обґрунтувує одержанням попередньої відмови в реєстрації, у якості знаку для товарів і послуг, словесного позначення “ECOFLEX” для послуг 35 і 37 класів МКТП. На підтвердження даної обставини, позивачем надана копія повідомлення Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 20.03.2008 р. за заявкою № m 2008 03770. Причиною відмови стала схожість заявленого позначення позивача з комбінованим знаком “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514, раніше зареєстрованим відповідачами - ОСОБА_4 і ОСОБА_5, в Україні для однорідних послуг 35 і 37 класів МКТП.

Посилаючись на викладене вище, позивач просить суд достроково повністю припинити в Україні дію свідоцтва № 43514 на знак для товарів і послуг  “ECOFLEX” і зобов'язати Департамент внести зміни до Реєстру про дострокове припинення дії вищевказаного свідоцтва.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив суд задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.  В судове засідання призначене на 15.10.2010 року представник позивача не з’явився, проте подав заяву в якій просив розглядати справу у його відсутності та позов підтримав.

Представник відповідачів – ОСОБА_4 і ОСОБА_5, позов не визнали надавши письмові заперечення. Пояснили, що починаючи з листопада 2005 р. торгівельна марка “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514 використовувалася в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВА-ПЕКС» (далі – третя особа). Використання здійснювалося за згодою власників знака, на підставі ліцензійного договору невиключної ліцензії, укладеного 21.11.2005 р. між відповідачами – ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і третьою особою.

На підтвердження використання спірно свідоцтва суду надані такі докази як: статут ТОВ «АКВА-ПЕКС»; сертифікат про реєстрацію на ім'я ТОВ «АКВА-ПЕКС» доменного ім'я www.aquapex.com.ua ; докази розміщення на сайті www.aquapex.com.ua  інформації про труби/трубопроводи “ECOFLEX”; копія дубліката Ліцензії № 194894  від 01.12.2006 р. на здійснення будівельної діяльності, видана на ім'я ТОВ «АКВА-ПЕКС», копії рахунків-фактур і видаткових накладних на поставку зовнішніх систем “ECOFLEX QUATRO”, копія довіреності на одержання матеріальних цінностей “ECOFLEX QUATRO”, рекламні буклети та фотографії.

Використання знаку для товарів і послуг “ECOFLEX”, на думку відповідачів, здійснювалося третьою особою шляхом: інформування й переконання споживачів, участі в спеціалізованих виставках/ярмарках, надання консультацій фахівців і інформування широкого кола покупців про існуючих дилерів, а також шляхом реалізації імпортного товару, підбора та продажу товару та технічної підтримки в частині установки, лагодження, спорудження та експлуатації встановленого товару, а також шляхом розробки проектної документації та надання технічної підтримки для всіх товарів.

В судовому засіданні представник відповідачів -1,2 просив в задоволенні позові відмовити повністю.

Представник Департаменту надав суду письмові заперечення на позов, де зазначив, що відповідно до ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень. Тому позивач повинен довести факт невикористання на території України спірного товарного знаку, а відповідачі повинні довести факт його використання або поважні причини невикористання. Надані ж позивачем документи, на думку представника Департаменту, не є достатніми доказами невикористання відповідачами товарного знаку “ECOFLEX” в Україні. Крім того, у своїх запереченнях Департамент зазначив, що Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997, не передбачено здійснення Департаментом контролю за використанням товарних знаків їх власниками. В судовому засіданні представник Департаменту просив у задоволенні позову відмовити.

Представник третьої особи -ТОВ «АКВА-ПЕКС» позов не визнав. Письмовий відзив на позов не надав. В усних запереченнях представник третьої особи посилався на використання третьою особою знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514, що здійснювалось за ліцензійним договором від 21.11.2005 р., укладеним між відповідачами - ОСОБА_4 і ОСОБА_5, і третьою особою. В судовому засіданні просив в задоволенні позову відмовити.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 1 Закону та ст. 492 Цивільного кодексу України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону та п. 2. ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони товарного знаку визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом України на товарний знак.

Використанням знаку для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону, визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,  упаковку,  в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання безпосередньо для товарів і послуг, для яких знак зареєстрований, а належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити наявність/присутність товарів і послуг, маркованих таким знаком на ринку України. При цьому Закон встановлює, що види/способи використання знака для товарів відмінні від видів/способів використання знака для послуг, за винятком спільних для товарів і послуг видів/способів використання знаку.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону, невикористання знаку для товарів і послуг  в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг  за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником.

Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна наявність наступних підстав:

- невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати;

- невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг;

- відсутність поважних причин невикористання знака його власником.

Судом встановлено, що 15.09.2004 р. Департамент зареєстрував знак для товарів і послуг  “ECOFLEX” для послуг 35 і 37 класів МКТП, а саме: 35 клас - агентства комерційного інформування; вивчання ринку; ділове досліджування; ділове інформування; імпортно-експортні агентства; 37 клас - будівельне наглядання; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання і лагодження холодильного устаткування та видав свідоцтво України № 43514 на ім’я відповідачів 1,2.

Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи публікацією про видачу спірного свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 9 за 2004 рік та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 43514 станом на 22.01.2010 р. ( а.с.51).

Судом також встановлено, що протягом терміну дії свідоцтва № 43514 і станом на 16.11.2009 р. право власності на знак для товарів і послуг “ECOFLEX” не передавалось (відчужувалось), що підтверджується копією довідки Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 06.11.2009 р. , витягом з Державного реєстру та не заперечувалося відповідачами по справі ( а.с.33,16).

При вирішенні питання про наявність факту використання знаку для товарі і послуг “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514, суд виходить із того, що зазначений знак  зареєстрований для послуг 35 і 37 класів МКТП і, отже, використання знака “ECOFLEX” повинно підтверджуватися доказами надання відповідачами та третьою особою перерахованих вище послуг 35 і 37 класів МКТП.

З наявного у матеріалах справи Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб -підприємців вбачається, що станом на 31.07.2009 року  назви юридичної особи «ECOFLEX/ЕКОФЛЕКС/ЕКОФЛЄКС » у Єдиному державному реєстрі  юридичних та фізичних осіб-підприємців не зареєстровано ( а.с.17).

Відповідно до довідки № 37 від 04.08.2009 року ДП Моніторінг ЗМІ України вбачається, що з 01.01.2006 року по 04.08.2009 року інформації (реклами) під торгівельною маркою “ECOFLEX”  не рекламувалася ( а.с. 19).

Також встановлено, що українські ресурси мережі Інтернет не містять інформації про послуги 35 та 37 класу МКТП під торгівельною маркою “ECOFLEX” ( а.с.20-32).

Таким чином, досліджені судом матеріали справи не містять доказів, здатних підтвердити факт надання відповідачами -1,2 та третьою особою зазначених вище послуг 35 і 37 класів МКТП з використанням знаку для товарів і послуг “ECOFLEX”.

Посилання відповідачів 1,2 на укладений ліцензійний договір, як підтвердження використання  знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” за свідоцтвом № 43514 України не приймається судом до уваги з огляду на наступне ( а.с.84-86).

Факт укладання ліцензійного договору  не може вважатися достатнім доказом використання торгівельної марки, оскільки укладання ліцензійного договору не є тотожним терміну «використання товарного знаку» і не відноситься до видів/способів використання знака, передбачених п. 4 ст. 16 Закону.

Аналіз норм п. 8 ст. 16 Закону та ст. 1107 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку про те, що укладання ліцензійного договору є одним із видів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку, а не дією, що може бути визнана використанням знака. Більше того, матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про вчинення сторонами вказаного договору дій на його виконання, оскільки на підтвердження даних обставин, відповідачами-1,2 та третьої особи  не надано доказів фактичного виконання ліцензійного договору.

Судом встановлено, що третя особа - ТОВ «АКВА-ПЕКС», поряд з товарами інших виробників рекламує, пропонує до продажу та продає товари - труби/трубопроводи “ECOFLEX”, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 125-127).

З урахуванням того, що торгівельна марка відповідачів “ECOFLEX” зареєстрована для послуг 35 і 37 класів МКТП та не зареєстрована для товарів, які зазначені вище,  використання третьою особою торгівельної марки “ECOFLEX” не є належним використанням знаку за свідоцтвом № 43514 з точки зору чинного  законодавства відносно  послуг 35 та 37 класу МКТП.

Судом також не приймаються до уваги посилання відповідачів - 1,2 та третьої особи щодо використання знаку для товарів і послуг “ECOFLEX” відносно послуг  з імпортування та поставки обладнання (систем гарячого та холодного водопостачання, радіаторного та напольного опалення та ін.), розробки проектних рішень, виконання шеф-монтажних робіт і технічної підтримки, з огляду на те, що всі перераховані послуги надавалися та надаються третьою особою з використанням власного позначення - «АКВА-ПЕКС». Саме позначення «АКВА-ПЕКС» , а не знак для товарів і послуг  “ECOFLEX”, є комерційним (фірмовим) найменуванням третьої особи і виконує функцію товарного знаку.

Зазначене також підтверджується матеріалами справи, де позначення «АКВА-ПЕКС» використовується як індивідуалізація особи, що надає послуги, так і самих послуг, зокрема, у рекламних буклетах, видаткових накладних, рахунках-фактурах, довіреностях на одержання матеріальних цінностей, у доменному імені www.aquapex.com.ua   та на роздруківках сторінок інтернет-сайту www.aquapex.com.ua .( а.с.103-112).

Посилання відповідачів-1,2  та третьої особи на згадування знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” у перерахованих вище документах, як використання спірного свідоцтва для послуг 35 та 37 класу МКТП: рекламних буклетах третьої особи, видаткових накладних, рахунках-фактурах, довіреностях на одержання матеріальних цінностей, а також на роздруківках сторінок інтернет-сайту www.aquapex.com.ua  не приймається судом до уваги.

Так, судом встановлено, що третя особа - ТОВ «АКВА-ПЕКС», здійснюючи господарську діяльність, визначену статутними документами, поряд з товарами інших виробників рекламує, пропонує до продажу та продає товари - труби/трубопроводи “ECOFLEX”.

Виходячи з п. 4 ст. 16 Закону, регламентуючих і розрізняючих види (способи) використання знаку для товарів та для послуг, суд приходить  до висновку, що зазначене використання знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” відбувається саме щодо товару.

З урахуванням того, що знак відповідачів “ECOFLEX” зареєстрований для послуг 35 і 37 класів МКТП та не зареєстрований для товарів, зазначене вище використання третьою особою знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” не є належним використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 43514 з точки чинного законодавства.

Інші докази, надані відповідачами, а саме: копія статуту третьої особи - ТОВ «АКВА-ПЕКС», копія сертифіката про реєстрацію на ім'я ТОВ « АКВА-ПЕКС» доменного ім'я www.aquapex.com.ua , а також копія дубліката Ліцензії № 194894 від 01.12.2006 р. на здійснення будівельної діяльності, видана на ім'я ТОВ «АКВА-ПЕКС», є документами, що регламентують діяльність ТОВ «АКВА-ПЕКС» як суб'єкта господарювання. Жодний з зазначених доказів не містить посилання чи згадування знаку для товарів і послуг “ECOFLEX” за свідоцтвом України № 43514.

У відповідності до ст. 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Суд вважає, що відповідачем-1 та відповідачем-2 не надано належних та допустимих доказів використання ними торговельної марки “ECOFLEX” для  послуг 35 класу МКТП – «агентства комерційного інформування; вивчання ринку; ділове досліджування; ділове інформування; імпортно-експортні агентства» та 37 класу МКТП – «будівельне наглядання; інформування щодо споруджування; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання».

Поважні причини невикористання знаку для товарів і послуг  “ECOFLEX” за свідоцтвом України № 43514 ні відповідачами, ні третьою особою зазначені не були і  такі судом не встановлені.

Враховуючи те, що підставою для припинення дії свідоцтва є невикористання торговельної марки, а також те, що належними у справі доказами доведено факт невикористання торговельної марки «ECOFLEX» за свідоцтвом України № 43514 для послуг 35 та 37 класу на території України протягом трьох останніх років , а саме з листопада 2006 року, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позову в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 492, 493, 494, 495, 499, 1107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 р. за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 року № 997, ст.ст. 3, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Достроково припинити дію свідоцтва України №43514 на знак для товарів і послугу “ECOFLEX” за свідоцтвом України № 43514 .

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарі і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 43514 на знак для товарів і послуг «ECOFLEX».

Рішення може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення суду.

Суддя: