Справа  № 2-4265/10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И

 02 грудня 2010  року  Солом’янський районний суд м. Києва                      

у складі суду:  головуючого   судді            - Калініченко О.Б.

при секретарі                       - Кучерявець О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві  цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, Відкритого акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на знак для товарів та послуг та свідоцтва України на знак для товарів і послуг, -

 В С Т А Н О В И В :

03.09.2010 року позивач звернувся до суду з позовною заявою до відповідачів, в якій просить суд достроково припинити дію свідоцтва України №51395 на знак для товарів та послуг «МТС gsm» і міжнародної реєстрації №848214 на знак для товарів та послуг «МТС» повністю та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення в повному обсязі дії свідоцтва України №51395, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 848214 на знак для товарів та послуг на території України повністю.  

В обґрунтування права на звернення до суду позивач посилався на ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 року з наступними змінами та доповненнями, згідно з якою, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.  

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.    

Свій охоронюваний інтерес позивач мотивує тим, що ним подано заявку № m  2010 07991 на реєстрацію заявку знака “MTC” для послуг 35 та 38 класів МКТП. Вважає, що при проведенні кваліфікаційної експертизи позначення за заявкою № m 2010 07991 Державний департамент інтелектуальної власності винесе рішення про відмову у реєстрації знака у зв’язку з тим, що він є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 51395 та знаком за міжнародною реєстрацією №848214. Зазначене, на думку позивача, свідчить про неможливість задоволення охоронюваного законом інтересу позивача, направленого на отримання свідоцтва за заявкою № m  2010 07991.

У позовній заяві позивач посилається на те, що з 24.07.2007 року відповідач не здійснює діяльності на території України з використанням знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214, оскільки з 24.07.2007 року використовував у якості логотипу знаки за міжнародними реєстраціями №№905710, 903855. Також зазначав, що за результатами проведеного ним пошуку серед зображень у пошукових системах не виявлено зображень знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214.

Враховуючи те, що принаймні з 24.07.2007 року знак для товарів і послуг «МТС gsm» за свідоцтвом України №51395 не використовується Україні щодо товарів класу 9 МКТП та послуг класів 35, 38 МКТП, як і знак для товарів та послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією №848214 не використовується Україні щодо послуг класів 37, 38 МКТП, позивач вважає, що дія вказаного свідоцтва та дія міжнародної реєстрації мають бути достроково припинені повністю.

Представником відповідача Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України в судовому засіданні було подано письмові пояснення на позовну заяву, у яких представник відповідача  зазначає, що обов’язок доведення використання чи поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг щодо свідоцтва, на який подано позов про дострокове припинення дії, покладено на самого власника – відповідача ВАТ «МТС». Окрім того, вважає, що у разі наявності поважних причин невикористання, він має зазначити про ці поважні причини.

Також посилається на те, що відповідно до Положення про Департамент, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 року № 997, не передбачено здійснення Держдепартаментом контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.  

Однак в разі припинення за рішенням суду дії оспорюваної міжнародної реєстрації внаслідок вирішення спору це може вплинути на обов'язок Держдепартаменту повідомити про таке Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також внесення змін  до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.  

На підставі вищевикладеного представник відповідача просив прийняти дане пояснення з метою повного,  всебічного та об'єктивного розгляду справи.

Представником відповідача ВАТ «МТС» в судовому засіданні також було подано письмові заперечення на позовну заяву.  

У поясненнях представник відповідача зазначає, що позивач  не отримав висновку про відмову у реєстрації знаку за заявкою № m  2010 07991, отже, позивач посилається лише на необґрунтовані твердження, а також не надає доказів його порушених прав. Вважає, що діями  їх не порушено прав позивача.

Крім того, в якості доказів використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214 надав товари 16 класу МКТП (ручки, конверти, планшетку) та 24 класу МКТП (головний убір), а також посилався на бланк довіреності представника.  

На підставі вищевикладеного представник відповідача просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши і проаналізувавши матеріали справи, оцінивши зібрані за справою докази, приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про задоволення позовної заяви в повному обсязі з наступних підстав.  

Судом встановлено, що відповідачем 2 подано 30.05.2003 року до відповідача 1 заявку на реєстрацію знака «МТС gsm» за свідоцтвом України № 51395.  

Знак «МТС gsm» за свідоцтвом України № 51395 зареєстровано 15.07.2005 року щодо товарів класу 9 МКТП, а саме: телекомунікаційне обладнання, мобільні термінали, модеми, телефонні станції, телефони, мобільні телефони, радіотелефони, передавачі електронних сигналів, електронні прилади та інструменти, засоби обробляння інформації та комп'ютери, навчальні прилади та інструменти, навчальна апаратура, магнітні носії інформації, записові диски, комп'ютерний програмний статок (записаний), комп'ютерні програми записані, програми комп'ютерних ігор, електронні ігри, ігри для мобільних телефонів, ваучери передоплати сервісу стільникового зв'язку та послуг класу 35 МКТП, а саме: Рекламування, публікування рекламних текстів, радіорекламування, телевізійне рекламування, реклама поштою, розповсюджування рекламних матеріалів, оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів, наймання рекламного часу на засобах інформування, рекламування через комп'ютерну мережу, рекламування через мобільну телефонну мережу, шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших), сприяння продажеві телекомунікаційних приладів, апаратів та устаткування, сприяння продажеві телекомунікаційних послуг, допомога покупцям у виборі та придбанні телекомунікаційних приладів, апаратів та устаткування у магазинах роздрібної торгівлі, допомога покупцям у виборі та придбанні телекомунікаційних послуг, в тому числі: стільникового зв'язку, міжнародного телефонного зв'язку, карток, які засвідчують передоплату за користування телекомунікаційними послугами в майбутньому, в тому числі ваучерів передоплати сервісу стільникового зв'язку, у магазинах роздрібної торгівлі і щодо послуг класу 38 МКТП, а саме: зв'язок, телефонний зв'язок, мобільний зв'язок, стільниковий зв'язок, супутниковий зв'язок, зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів, телекомунікаційні послуги, телефонні послуги, радіо- та телевізійне мовлення, передавання повідомин, послуги служби коротких повідомин SMS, передавання зображень на мобільні телефони, надавання доступу до світової комп'ютерної мережі Інтернет, надавання бездротового доступу до інформаційних і сервісних послуг глобальної мережі Інтернет безпосередньо з мобільного телефону (WAP). Власником свідоцтва України № 51395 є відповідач 2.  

Датою публікації відомостей щодо реєстрації свідоцтва України № 51395 є 15.07.2005 року.

Також судом встановлено, що 02.06.2005 року Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності було здійснено реєстрацію знаку для товарів і послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією № 848214 щодо послуг класу 37 МКТП, а саме: встановлення та обслуговування техніки та механізмів, включаючи встановлення та обслуговування телефонів та засобів мобільного зв’язку та щодо послуг класу 38 МКТП, а саме: телефонний та стільниковий телефонний зв'язок, включаючи зв’язок за допомогою мобільних телефонів, відправка повідомлень. Власником міжнародної реєстрації № 848214 є відповідач 2.  

Датою публікації відомостей щодо міжнародної реєстрації № 848214 в Україні є 23.06.2005 року.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого 28 червня 1989 року, який набув чинності для України 01.06.2000 року, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3\ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони  

Отже, знаку для товарів і послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією № 848214 на території України надана така сама правова охорона, як і у випадку, якщо б вона була заявлена на реєстрацію безпосередньо в Україні.

Позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтва України №51395 на знак для товарів і послуг «МТС gsm» по відношенню до зазначених товарів та послуг 9, 35, 38 класів МКТП у зв’язку з невикористанням знака для цих товарів та послуг з дати його реєстрації, тобто з 15.07.2005 року, а також дію міжнародної реєстрації №848214 на знак для товарів та послуг «МТС» по відношенню до зазначених послуг 37, 38 класів МКТП у зв’язку з невикористанням знака для цих послуг з дати його реєстрації в Україні, тобто з 23.06.2005 року.

Про невикористання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214 відповідачем 2  свідчить наступне.

Так, відповідач 2 у якості доказів використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214 надав марковані спірними позначеннями товари 16 класу МКТП (ручки, конверти, планшетку) та 24 класу МКТП (головний убір), а також посилався на бланк довіреності представника.  

Зазначені докази не приймаються судом у якості доказів використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214, оскільки вони не стосуються товарів 9 класу МКТП та послуг 35, 37 та 38 класів МКТП, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214.

Крім того, представник відповідача в судовому засіданні пояснював представлення зазначених доказів не в попередньому судовому зсіданні, а вже під час розгляду справи по суті, мотивуючи це труднощами передачі доказів з Росії. Вказане лише зайвий раз свідчить про відсутність та використання спірних позначень на території України.

Відомостей щодо видачі ліцензії відповідачем 2 на використання знаків за свідоцтвом України № 51395 та міжнародною реєстрацією №848214 іншим особам не виявлено. У справі також відсутні будь-які докази використання знаку іншими особами за ліцензією.

Відповідно до ст. 1 Закону та ст. 492 Цивільного кодексу України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.    

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону та п. 2. ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони товарного знаку визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом України на товарний знак.  

Відповідно до ч.4 ст. 16 Закону використанням знака для товарів і послуг, зареєстрованої для товарів, вважається: нанесення його на будь-який товар, для якого його зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.  

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.    

Звідси, обов'язковою умовою використання знака є його використання безпосередньо для товарів і послуг, для яких знак зареєстрований, а належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити наявність/присутність товарів і послуг, маркованих таким знаком на ринку України. При цьому Закон встановлює, що види/способи використання знака для товарів відмінні від видів/способів використання знака для послуг, за винятком спільних для товарів і послуг видів/способів використання знаку.    

Відповідно до положень п. 4 ст. 18 Закону  невикористання знаку для товарів і послуг  в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання знаку для товарів і послуг  за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником.    

Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на знак необхідна наявність наступних складових:  

- невикористання товарного знаку власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію знака або від будь-якої іншої дати після цієї дати;  

- невикористання знака щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг;  

- відсутність поважних причин невикористання знака його власником.  

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає доведеним, що знак для товарів і послуг «МТС gsm» за свідоцтвом України №51395 не використовується Україні щодо товарів класу 9 МКТП та послуг класів 35, 38 МКТП і знак для товарів та послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією №848214 не використовується Україні щодо послуг класів 37, 38 МКТП, принаймні з 24.07.2007 року і по теперішній час.  

Стосовно тверджень відповідача 2 про відсутність порушених прав позивача, суд вважає їх безпідставними з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст. 4 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.  

Отже, позивач звернувся до суду за захистом не тільки своїх порушених прав, але і за захистом охоронюваного законом інтересу. При цьому тлумачення поняття «інтерес» або «охоронюваний законом інтерес» суд враховує  рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу від 18.07.1963 року, яке є обов’язковим до виконання на всій території України.  

Зокрема, відповідно до Рішення КСУ «поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально правовим засадам».  

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звернувся 25.05.2010 року до відповідача 1 з заявкою № m 2010 07991 на реєстрацію знака «МТС». Позивачем надано суду повідомлення №49039/3 від 03.12.2010 року про можливість відмови у реєстрації знака за заявкою № m 2010 07991 відносно усього переліку послуг з підставі схожості позначення для всіх послуг 35 та 38 класів МКТП настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 51395 та для всіх послуг 38 класу МКТП настільки, що його можна сплутати, зокрема, зі знаком за міжнародною реєстрацією №848214 раніше зареєстрованими в Україні на ім’я відповідача 2.

Ст.ст. 16, 17 Закону надає власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг право використовувати знак та інші права, а також покладає обов’язок на власника свідоцтва користуватися даними правами добросовісно.  

Проте, відповідач 2, будучи власником знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами та не використовуючи їх, зловживає наданим йому правом та створює перешкоду в реєстрації знака для товарів і послуг позивача на території України, оскільки останнім було надано докази про подання своєї заявки на реєстрацію аналогічних позначень  25.05.2010 року, тобто до дати подання позову.  

Згідно зі ст. 10 ЦПК України, сторонам по справі надані рівні процесуальні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.  

Доведення факту використання чи невикористання знака має ключове значення для правильного вирішення справи по суті, проте  відповідач 2 як власник свідоцтва фактично не здійснював жодної з дій, які визнаються використанням знака.      

Згідно до ч 4 ст. 18 Закону на власника свідоцтва на знак для товарів і послуг покладено обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знака, а в разі відсутності такого використання обов’язок зазначити поважні причини такого невикористання.  

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого використання.  

Такими поважними причинами, зокрема, є:  

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;  

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.  

Враховуючи те, що підставою для припинення дії свідоцтва є невикористання знака для товарів і послуг повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, а також те, що представниками відповідача 2 не було доведено поважності причин такого невикористання та не надано належних доказів на підтвердження факту використання спірних позначень, суд приходить до висновку про те, що знак для товарів і послуг «МТС gsm» за свідоцтвом України №51395 не використовується Україні щодо товарів класу 9 МКТП та послуг класів 35, 38 МКТП і знак для товарів та послуг «МТС» за міжнародною реєстрацією №848214 не використовується Україні щодо послуг класів 37, 38 МКТП протягом більше ніж трьох років, принаймні з 24.07.2007 року і по теперішній час, а, отже, наявні  підстави для задоволення вимог позивача в повному обсязі.  

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 492, 493, 495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 року №997, ст.ст. 3, 10-11, 57-60, 88, 169, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -  

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.  

Достроково повністю припинити дію міжнародної реєстрації № 848214 від 24.03.2005 року на знак для товарів і послуг «МТС» на території України.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про повне дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 848214 від 24.03.2005 року на знак для товарів і послуг на території України та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».  

Достроково повністю припинити дію свідоцтва України №51395 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг «МТС gsm», що зареєстроване на ім'я Відкритого акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми».

Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №51395 від 15.07.2005 року повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» на користь ОСОБА_1 8,50 грн. судового збору та 37 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.  

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Солом’янський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення.  

Суддя: