ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 |
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 39/376 | 29.08.06 |
За позовом Tesa AG
До 1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України
2. Орендного підприємства «Ужгородський коньячний завод»
Про визнання свідоцтва України №36795 на знак для товарів і послуг «ТИСА»
недійсним частково
Суддя Палій В.В.
Секретар Молочна Н.С.
Представники:
Від позивача не з’явився
Від відповідача-1 не з’явився
Від відповідача-2 Ващилін О.О.- предст. (дов. від 19.07.2006р.)
Обставини справи:
Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Орендного підприємства «Ужгородський коньячний завод»про визнання свідоцтва України №36795 на знак для товарів і послуг «ТИСА»недійсним частково у відношенні товарів 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 класів МКТП та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання Свідоцтва України № 36795 недійсним частково і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні “Промислова власність”.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2004р. №39/376 позовна заява прийнята до розгляду суддею Господарського суду міста Києва Гумегою О.В.
У відзиві на позовну заяву відповідач-2 заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що твердження позивача про тотожність знаків ТИСА та Tesa є хибним, оскільки сама назва знаку «ТИСА» має своє історичне та географічне походження (по території області, у якій розташований відповідач-2, тече відома річка Тиса). Перше використання «ТИСА»бере свій початок у 1967 році, коли був випущений коньяк «Тиса». Зазначений коньяк у подальшому набув великої популярності серед споживачів. Крім того, на знаку позивача застосовані букви латинського алфавіту, а у відповідача-2-кирилиця.
08.11.2004р. розгляд справи відкладено.
23.11.2004р. відповідач-2 надав суду доповнення до відзиву по справі, у якому зазначив, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України правомірно зареєстрував торговий знак “Тиса” за ОП “Ужгородський коньячний завод”, і жодним чином не мали місце порушення умов надання правової охорони знакам “Tesa”, “tesа”, “TESA”, оскільки знак “ТИСА” є самостійним індивідуальним знаком відповідача-2, а не спроба підлаштуватись під будь-яку іншу торгову марку або знак, в тому числі знаки позивача.
23.11.2004р. відкладено розгляд справи.
03.12.2004р. відповідач-1 надав суду відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що позивачем не доведено обставин, викладених у позові.
Ухвалою від 03.12.2004р. продовжено строк розгляду справи та зупинено провадження у справі №39/376, у зв’язку з призначенням експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яку доручено провести Київському науково-дослідному Інституту судових експертиз.
18.05.2005р. судом отримано висновок №769 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності по справі №39/376 від 25.04.2005р.
У зв’язку з відпусткою судді Гумеги О.В. та з метою уникнення затягування розгляду справи, за Розпорядженням Першого заступника Голови господарського суду міста Києва від 20.05.2005р. №2, справа №39/376 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В.
У зв’язку з усуненням обставин, які зумовили зупинення провадження у справі, провадження у справі №39/376 поновлено ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2005р. №39/376.
06.06.2005р. судом отримано клопотання від позивача про призначення повторної судової експертизи. Зазначене клопотання обґрунтовується тим, що дослідження містить численні порушення правил логіки, правил та принципів встановлення схожості знаків.
Відповідач-2 у судовому засіданні 08.06.2005р. заперечив проти клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи, посилаючись на те, що експертом було проведено повне дослідження, був даний обґрунтований та об’єктивний висновок, дослідження якого було проведено з дотриманням методики дослідження, було надане обґрунтування висновків з поставлених питань.
У судовому засіданні 08.06.2005р. суд прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача та необхідність призначення повторної судової експертизи у справі №39/376.
Ухвалою від 08.06.2005р. №39/376 провадження у справі зупинено, у зв’язку з призначенням повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яку доручено провести Київському науково-дослідному Інституту судових експертиз.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2005р. №39/376 апеляційну скаргу ОП «Ужгородський коньячний завод»задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.06.2005р. у справі №39/376 скасовано, справу повернуто до Господарського суду міста Києва.
Постановою Вищого Господарського суду України від 24.01.2006р. №39/376 касаційну скаргу Tesa AG задоволено, Постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2005р. зі справи №39/376 скасовано, ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.06.2005р. зі справи №39/376 залишено в силі.
Супровідним листом від 16.02.2006р. матеріали справи №39/376 скеровані до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою проведення експертизи.
15.08.2006р. судом одержано висновок №5563 експертизи об’єктів інтелектуальної власності по справі №39/376 від 08.08.2006р. з матеріалами справи №39/376.
У зв’язку з усуненням обставин, які зумовили зупинення провадження у справі, провадження у справі №39/376 поновлено ухвалою від 15.08.2006р. та справа призначена до розгляду на 29.08.2006р.
У судовому засіданні 29.08.2006р. представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення по справі, з урахуванням висновку експертизи, у яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -
ВСТАНОВИВ:
15.01.2004 р. Державний Департамент інтелектуальної власності здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “ТИСА” та видав свідоцтво України №36795 на ім’я Ужгородського коньячного заводу.
Позивач вважає, що реєстрація зазначеного знака порушує його права, у зв’язку з чим свідоцтво про видачу знаку підлягає визнанню недійсним з огляду на наступне.
Зареєстроване позначення не відповідає умовам надання правової охорони –п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для однорідних товарів і послуг.
Словесне позначення “ТИСА” зареєстроване для позначення товарів всіх 34-х класів (з 1-го по 34-й) МКТП та послуг всіх 8-ми класів (з 35-го по 42-й) МКТП.
Позивач на території України володіє 4-ма свідоцтвами на знаки для товарів і послуг: «Tesa»за свідоцтвом України №1074 з датою подання заявки 04.11.67р. для позначення товарів 1, 2, 16 та 17 класів МКТП, «tesa»за міжнародною реєстрацією №515673, яка діє на території України в повному обсязі з 02.04.87р. для позначення товарів 1,6,7,16,17,19,20,21,24,26 класів МКТП, «tesa»комб. за міжнародною реєстрацією №R 591613, яка діє на території України в повному обсязі з 26.07.93 р. для позначення товарів 16 і 17 класів МКТП, «TESA»за міжнародною реєстрацією № R 716459, яка діє на території України в повному обсязі з 02.06.99 р. з пріоритетом від 23.04.99 для позначень 9 класу МКТП.
Позивач вважає, що позначення “ТИСА” є схожим настільки, що його можна сплутати, з позначеннями «Tesa», «tesa», «tesa»комб., «TESA», які заявлені на реєстрацію раніше.
Основою схожості є фонетична схожість (3 з 4 звуків є тотожними та мають однакове розташування відносно одне одного). На думку позивача, знаки асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Також позначення схожі графічно, так як при їх виконанні застосовується стандартний шрифт, виконання у чорно-білому зображенні. При цьому, виконання у кирилиці та латиниці не впливає на загальне зорове враження.
Семантичну схожість доцільно розглядати відносно однорідних товарів, які ним позначаються. Позначення “ТИСА” у відношенні товарів 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 класів МКТП внаслідок фонетичної та графічної схожості зі знаками «Tesa», «tesa», «tesa»комб., «TESA»буде справляти однакове інтелектуальне враження.
Крім того, представник позивач зазначив, що можливо в майбутньому позивач буде подавати до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України заявку щодо реєстрації знаку для товарів і послуг "ТИСА".
Позивач вважає, що факт реєстрації Департаментом на ім’я Ужгородського коньячного заводу знаку для товарів і послуг №29691 “ТИСА” може вплинути на рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України при розгляді заявки позивача про реєстрації знаку для товарів і послуг "ТИСА", а саме можлива відмова в реєстрації.
Відповідач-2 - Орендне підприємство “Ужгородський коньячний завод” проти задоволення позовних вимог заперечує посилаючись на таке.
Назва знаку “ТИСА” має своє історичне та географічне походження, так як це є назва річки, що протікає по території Закарпатської області, де розташований відповідач-2.
Зазначений факт є загальновідомим і не потребує доказування.
Перше використання позначення “ТИСА” бере свій початок у 1967 р., коли був випущений коньяк “ТИСА”, який в подальшому набув великої популярності серед споживачів, неодноразово нагороджувався різноманітними нагородами та відзнаками.
Відповідач-2 також зазначив, що при виконанні позначень використовуються різні алфавіти –кирилиця та латина.
Крім того, позивач є виробником товарів промислового призначення, тоді як відповідач-2 випускає під маркою “ТИСА” коньяк, тобто товари, для позначення яких використовуються знаки, є різними.
Відповідач-1 –Державний департамент інтелектуальної власності –проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивачем не наведено переконливих аргументів в обґрунтування свого твердження про невідповідність законодавству проведеної реєстрації позначення “ТИСА”, також не наведено належних доказів щодо порушення прав позивача по справі.
Під час розгляду справи судом призначалися судові експертизи об’єкту інтелектуальної власності, висновки яких судом приймаються в якості належних доказів по справі.
Відповідно до висновку №769 від 25.04.2005 р. елемент «ТИСА»займає домінуюче положення у комбінованому зображенні торговельної марки (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №36795; позначення «ТИСА»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №36795) не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Tesa»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №1074), «tesa»(за міжнародною реєстрацією №515673), «tesa»(комбінований знак за міжнародною реєстрацією №R 591613), «TESA»(за міжнародною реєстрацією №716459); позначення «ТИСА»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №36795) не є схожим з позначенням «Tesa»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №1074), «tesa»(за міжнародною реєстрацією №515673), «tesa»(комбінований знак за міжнародною реєстрацією №R 591613), «TESA»(за міжнародною реєстрацією №716459) настільки, що може ввести в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товар у відношенні товарів 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 класів МКТП.
Зазначені висновки підтверджені повторною експертизою (висновок №5563 від 08.08.2006р.).
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог та відмовляє у їх задоволенні, з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Позивач посилається на те, що в даному випадку порушено зазначену норму Закону при реєстрації позначення, проте, позивач не надав суду доказів, які б підтвердили зазначене посилання позивача.
Товари, для яких зареєстровано позначення, мають бути ті самі або споріднені, проте у даному випадку згідно матеріалів справи та пояснень сторін позивач та відповідач-2 займаються і використовують позначення для різних видів діяльності, що не можуть бути визнані спорідненими.
Відповідач-2 зареєстрував позначення ТИСА для товарів всіх 34 класів МКТП та послуг всіх 8-ми класів МКТП, тоді як використовує його для одного виду діяльності –виробництва коньяку, тобто виду діяльності, для якого позивач свої позначення «Tesa», «tesa», «tesa»комб., «TESA»не реєстрував.
Таким чином, як станом на дату подачі позову, так і станом на день винесення рішення по справі зареєстровані позначення використовуються їх власниками для виробництва товарів, які не є тотожними або спорідненими, що не може порушити їх права при використання позначень.
Суд вважає необґрунтованим посилання позивача на наявність між позначеннями схожості до ступеня змішування, яка може ввести в оману споживачів щодо виробника або товарів.
При оцінці позначень щодо ступені їх схожості необхідно враховувати той факт, що позначення ТИСА є назвою річки в місцевості, де знаходиться підприємство відповідача-2, а також той факт, що назва річки ТИСА використовується як назва коньяку тривалий термін –з 1967 р.
Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що назва ТИСА у споживачів на території України викличе асоціацію саме з назвою річки ТИСА, а не з фірмою позивача.
Крім того, згідно висновків судових експертиз, які суд приймає як належні докази у справі №39/376, позначення «Tesa», «tesa», «tesa»комб., «TESA»та позначення ТИСА не є схожими настільки, що їх можна сплутати за їх звуковими (фонетичними), графічними (візуальними) та смисловими (семантичними) ознаками.
Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертиз та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що позначення «ТИСА»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №36795) відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Tesa»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №1074), «tesa»(за міжнародною реєстрацією №515673), «tesa»(комбінований знак за міжнародною реєстрацією №R 591613), «TESA»(за міжнародною реєстрацією №716459); позначення «ТИСА»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №36795) не є схожим з позначенням «Tesa»(свідоцтво України на знак для товарів і послуг №1074), «tesa»(за міжнародною реєстрацією №515673), «tesa»(комбінований знак за міжнародною реєстрацією №R 591613), «TESA»(за міжнародною реєстрацією №716459) настільки, що може ввести в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товар у відношенні товарів 1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26 класів МКТП.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -
ВИРІШИВ:
В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.
Суддя | В.В. Палій |