ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№  20/379

17.10.06

 

За позовом     ОСОБА_1

До                    1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

                         науки України

                        2. ОСОБА_2

Про                     визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг

                       »

                                                                                                                           Суддя  Палій В.В.

                                                                                                                 Секретар Молочна Н.С.

                                                                                                

Представники:

Від позивача                     ОСОБА_3.- предст. (дов.)

Від відповідача-1          не з'явився

Від відповідача-2      ОСОБА_4.- предст. (дов. від 07.08.2006р.)

 

Обставини  справи:

 

          Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг », видане на ім'я  ОСОБА_2, зобов'язання відпвідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

          Відповідач-1 у відзиві на позовну заяву посилається на те, що вимога позивача визнати свідоцтво України №НОМЕР_1 знак »недійсним повністю є неправомірною, оскільки заява про територіальне поширення охорони знака , зображення»за вказаною міжнародною реєстрацією, що була здійснена позивачем 22.12.2005р., стосується лише частини товарів 3 класу МКТП, а саме:  наждачні продукти, а саме наждачне полотно, наждачний парів, наждачний порошок, наждачний пил, абразивні порошки та частини послуг 35 класу МКТП. Позивачем не доведено, що знаки за свідоцтвом №НОМЕР_1 та міжнародною реєстрацією №НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати. Позивачем не доведено того, що всі товари 3 класу МКТП за міжнародною реєстрацією №НОМЕР_2 є спорідненими товарам 3 класу та послугам 35 класу МКТП за свідоцтвом України №НОМЕР_1. З огляду на викладене, відповідач-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

          Відповідач-2 у відзиві посилається на те, що  свідоцтво з реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1»є дійсним та отримано без порушень чинного законодавства України та Закону України  «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

          Представник позивача надав суду додаткові письмові пояснення по суті позовних вимог.

          02.08.2006р. судом одержано клопотання від позивача про  вжиття заходів до забезпечення позову, шляхом заборони відповідачам вчиняти будь-які дії, що пов'язані з правами на знак для товарів і послуг », у тому числі передавати права і відмовлятися від прав повністю або частково, до винесення рішення господарського суду.

          У судовому засіданні 09.08.2006р. клопотання судом не задоволено, оскільки позивачем  не доведено, що невжиття таких заходів може утруднити або зробити неможливим  виконання рішення суду.

          У судовому засіданні 09.08.2006р. оголошено перерву до 09.08.2006р. о 12:30, з метою одержання додаткових доказів по справі.

          Після перерви представник позивача  усно заявив про необхідність надати уточнення заявлених позовних вимог.

          З метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 09.08.2006р. відкладено.

          11.08.2006р. судом одержано заяву від позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.

          У судовому засіданні 05.09.2006р. представник позивача надав суду додаткові пояснення по суті заявлених позовних вимог та додаткові пояснення, які, на думку позивача, свідчать про те, що  відповідач-2 є агентом позивача щодо розповсюдження продукції виробництва позивача на території України, який здійснив реєстрацію знаку для товарів і послуг позивача на території України.

          Представник позивача подав суду заяву про уточнення позовних вимог, а саме, просить суд  визнати недійсним свідоцтво №НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг », видане на ім'я  ОСОБА_2 частково, а саме, щодо наступних товарів і послуг: товари 3 класу «абразивні препарати», послуги 35 класу «розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб абразивних препаратів, що відносяться до 3 класу і надавання покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі».

          05.09.2006р відповідач надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, з підстав, зазначених у відзиві.

          Представник відповідача-1 надав суду  копії матеріалів заявки №НОМЕР_3 від 09.10.2003р. на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2», свідоцтво №НОМЕР_1.

          Надані документи залучені судом до матеріалів справи №20/379.

          Представник позивача усно заявив клопотання про призначення судової експертизи у справі.

          Розгляд зазначеного клопотання перенесено на наступне судове засідання.

          З метою витребування неподаних документів по справі, розгляд справи 05.09.2006р. відкладено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2006р. №20/379 судом вжито заходів до забезпечення позову, шляхом заборони відповідачу-2 передавати право власності на знак для товарів та послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1”(свідоцтво №НОМЕР_1), щодо наступних товарів і послуг: товари 3 класу “абразивні препарати”, послуги 35 класу “розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб абразивних препаратів, що відносяться до 3 класу і надавання покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі”; заборони відповідачу-2 відмовлятися від прав на знак для товарів та послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1”(свідоцтво №НОМЕР_1), щодо наступних товарів і послуг: товари 3 класу “абразивні препарати”, послуги 35 класу “розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб абразивних препаратів, що відносяться до 3 класу і надавання покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі”; заборони відповідачу-1 вносити до Реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак для товарів та послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1”(свідоцтво №НОМЕР_1) та про відмову від знака для товарів та послуг “ІНФОРМАЦІЯ_1”(свідоцтво №НОМЕР_1) щодо наступних товарів і послуг: товари 3 класу “абразивні препарати”, послуги 35 класу “розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб абразивних препаратів, що відносяться до 3 класу і надавання покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі”.

          У судовому засіданні 21.09.2006р. представники позивача та відповідача-1 подали суду переліки питань, які вважають за доцільне поставити на вирішення експерта.

          Представник позивача подав клопотання, у якому просить суд відмовити ОСОБА_5 у залученні до справи у якості відповідача до внесення змін щодо власника свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг SAN»до Державного реєстру свідоцтв України знаки для товарів і послуг. Зазначене обґрунтовується тим, що ОСОБА_3 може бути залучено до справи у якості відповідача, тільки після внесення відповідних відомостей щодо зміни власника свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг і офіційного визнання його власником свідоцтва України №НОМЕР_1 на  знак для товарів та послуг ».

          Представник відповідача-2 подав письмове заперечення на клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

          Розгляд заявлених у судовому засіданні 21.09.2006о. клопотань, перенесено на наступні судові засідання.

          21.09.2006р. у судовому засіданні оголошено перерву, з метою вивчення додатково поданих матеріалів по справі.

          У судовому засіданні 27.09.2006р. представники сторін подали суду клопотання про продовження строку розгляду спору.

          Клопотання судом задоволено.

          З метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 27.09.2006року відкладено та продовжено строк вирішення спору.

          У судовому засіданні 17.10.2006р. клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи судом не задовольняється, оскільки з аналізу матеріалів справи, суд приходить до висновку про відсутність підстав для призначення експертизи.

          Щодо клопотання позивача, у якому позивач просить суд  відмовити ОСОБА_5 у залученні до справи у якості відповідача до внесення змін щодо власника свідоцтва України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг » до Державного реєстру свідоцтв України знаки для товарів і послуг,  то у суду відсутні підстави для задоволення або для відмови у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки в матеріалах справи, у тому числі у відзиві відповідача-2, відсутні клопотання про залучення до участі у справі у якості належного відповідача ОСОБА_5.

          Представник позивача подав додаткові докази по справі для підтвердження економічних зв'язків між позивачем та відповідачем-2.

          У судовому засіданні 17.10.2006р. оголошено перерву до 17.10.2006р. на 14:30год., з метою виготовлення повного тексту рішення.

          Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

 

ВСТАНОВИВ:

 

Компанія ОСОБА_1 (позивач у справі) є власником свідоцтва Туреччини №НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг »(дата реєстрації-18.07.1994р.) для товарів 3, 7, 8 класів МКТП - алмазні ріжучі прилади, наждачні вироби із паперовою та тканевою основою.

15.07.2005р. позивачем подано міжнародну заявку №НОМЕР_2 на реєстрацію знаку N»(комбіноване) у 10 країнах, а саме: Албанії, Вірменії, Австралії, Грузії, Хорватії, Македонії, Румунії, Росії, Україні, Югославії для товарів 3 класу МКТП-“ наждачні продукти, а саме, наждачне полотно, наждачний папір, наждачний порошок, наждачний пил, абразивні порошки”.

Як вбачається з листа Державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 26.06.2006р. по міжнародній реєстрації №НОМЕР_2 від 12.07.2005р. експертиза буде проведена до 22.12.2006р. Таким чином, станом на час розгляду справи №20/379 у суді, відсутні відомості щодо здійснення реєстрації знаку ІНФОРМАЦІЯ_2»(комбіноване) в Україні за міжнародною заявкою №НОМЕР_2 на ім'я Компанії ОСОБА_1.

15.09.2005р.  в Україні зареєстроване свідоцтво України №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг »на ім'я ОСОБА_2 (дата подання заявки 09.10.2003) для товарів та послуг 3 та 35 класів МКТП.

Позивач вважає, що знак для товарів та послуг »за свідоцтвом №НОМЕР_1 є перешкодою для набуття прав позивачем на міжнародний знак для товарів та послуг за міжнародною заявкою №НОМЕР_2 »(комбінований) на території України. Видача свідоцтва відповідачу-2, на думку позивача, порушує його права, відповідно свідоцтво, видане на ім'я відповідача-2, має бути визнано недійсним щодо наступних товарів і послуг: товари 3 класу “абразивні препарати”, послуги 35 класу “розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, абразивних препаратів, що відносяться до 3 класу, і надавання покупцям зручного огляду та придбання цих товарів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі”, з огляду на наступне.

До дати подання заявки на свідоцтво №НОМЕР_1 відповідач-2 закуповував продукцію позивача, марковану позначенням »та здійснював розповсюдження вказаної продукції в Україні, а отже, виступав  та продовжує виступати агентом (представником) позивача. У той же час, позивач не надавав згоди або повноважень відповідачу-2 щодо реєстрації позначення SAN»на території України. Оскільки свідоцтво №НОМЕР_1 на ім'я відповідача-2 було видане з порушенням прав третіх осіб, відповідно зазначене свідоцтво  має бути визнано частково недійсним.

Відповідач-2 у відзиві зазначає, що ніколи не був та не виступає на даний час агентом позивача. Крім того, позивачем не доведено тотожність знаків, які зареєстровані на ім'я позивача та вдповідача-2. Свідоцтво №НОМЕР_1 було одержано відповідачем-2 без порушень чинного законодавства України та Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Відповідач-1 у відзиві посилається на те, що  позивачем не доведено, що знаки за свідоцтвом №НОМЕР_1 та за міжнародною реєстрацією №НОМЕР_2 є спорідненими схожими настільки, що їх можна сплутати.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог та відмовляє у їх задоволенні, з огляду на наступне.

Україна та Туреччина є країнами-учасницями Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до ст. 6 septies зазначеної Конвенції, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу  власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Позивач посилається на те, що відповідач-2 виступав та продовжує виступати агентом (представником) позивача, оскільки до дати подання заявки на одержання свідоцтва №НОМЕР_1 відповідач-2 закуповував продукцію позивача, марковану позначенням ». На підтвердження зазначеного, позивач надає суду  копії рахунків-фактур про постачання продукції відповідачем-2 на територію України, зокрема, продукції позивача. Крім того, позивач надав суду  роздруківки Інтернету, а саме, сайту відповідача-2, на якому зазначено, що відовідач-2 є генеральним дистриб'ютором провідних турецьких компаній з виробництва будівельних матеріалів, зокрема, відповідач-2 є генеральним дистриб'ютором в Україні торгівельної марки AN», абразивні диски.

Зазначені посилання позивача суд вважає необґрунтованими, з огляду на наступне.

Агентські відносини у сфері господарювання здійснюються на підставі агентського договору, який укладається між суб'єктом господарювання та комерційним агентом.  У зазначеному договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента. Крім того, агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови та розміри винагороди комерційному агенту, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Сторонами, зокрема позивачем, не надано суду доказів укладення між сторонами агентського договору, з якого можна було б дійти висновку, що відповідач-2 був чи є комерційним агентом позивача. Рахунки -фактури, на які посилається позивач, лист відповідача-2, у якому повідомляється про зміну назви відповідача-2,  банківські витяги, квитанції про розрахунки між позивачем та відповідачем-2 не можуть бути доказом існування агентських відносин між сторонами, а свідчать лише про те, що позивач здійснював поставку продукції на користь відповідача-2, яка була маркована зареєстрованим на ім'я позивача в Туреччині знаком ». Щодо роздруківок з Інтернету, то вони не можуть бути взяті судом до уваги у якості доказу тих обставин, на які посилається позивач, оскільки такі роздруківки засвідчені приватним нотаріусом, як такі, що подані 13.07.2006р. в приміщенні за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса, проте, не посвідчені як документи, які роздруковані із сайту в Інтернеті у присутності нотаріуса та як такі, що відтворюють інформацію, розміщену на сайті. До того ж, у суду відсутні докази того, що інформація, яка розміщена на сайті, розміщувалась саме відповідачем-2, з метою рекламування власної діяльності.

Згідно із п. 3 ст. 6 Закону України” Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, відовідачем-2 подана заявка на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»09.10.2003р., а позивачем подано міжнародну заяву №НОМЕР_2 на реєстрацію знаку »12.07.2005р., тобто відповідачем-2 подано заявку значно раніше, ніж позивачем. Моментом виникнення майнових прав на  торговельну марку є дата подання заявки, а не момент видачі охоронного документа. Відповідно посилання позивача на п. 3 ст. 6 Закону є необґрунтованим. Докази існування пріоритету попередньої заявки позивача в Туреччині у матеріалах справи відсутні. До того ж, пріоритет  попередньої заявки згідно з ст. 9 Закону, має місце протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки, що неможливо у випадку позивача, оскільки свідоцтво на знак для товарів і послуг №НОМЕР_4 зареєстровано 18.07.1994року, а міжнародна заявка подана 12.07.2005р.

Позивач в обґрунтування своїх позовних вимог також посилається на п. в ч. 1 ст. 19 Закону, відповідно до якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав третіх осіб.

Проте, позивачем не доведено, що свідоцтво України №НОМЕР_1 видано внаслідок подання заявки з порушення прав третіх осіб, а саме, позивача. Крім того, станом на час розгляду справи №20/379 у суді, позивачем не надано суду доказів відмови в міжнародній реєстрації на території України, внаслідок існування раніше виданого на ім'я відповідача-2 свідоцтва України №НОМЕР_1, оскільки по міжнародній реєстрації №НОМЕР_2 від 12.07.2005р. станом на час розгляду справи в суді експертиза в Україні не проведена.

З урахуванням наведеного, позовні вимоги визнаються судом необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

 

 

 

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

2. Ухвалу від 05.09.2006р. №20/379, якою вжито заходів до забезпечення позову, скасувати.

Рішення може бути оскаржено  в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

 

Суддя

В.В. Палій